¿Cuál es la diferencia entre la marca registrable y la no registrable?
¿Cuál es la diferencia entre la marca registrable y la no registrable? Una cumple con los requisitos legales para el registro y la otra no.
El que una marca no sea registrada, no significa que no se puede utilizar como marca en el comercio. Solo significa que no se puede registrar.
Derechos adquiridos
La protección de una marca es jurisdiccional. Por lo tanto, la marca gozará de ciertos derechos dentro de la jurisdicción donde se registró. Las marcas no registradas también adquieren derechos. Estos derechos están limitados a la jurisdicción donde se usa la marca no registrada.
Para que una marca no registrada adquiera derechos, tiene que usar utilizada en el comercio. Si la marca no se usa, no se adquieren derechos sobre ella.
Por otro lado, las marcas registradas gozan de derechos y presunciones adicionales. En Puerto Rico, las marcas se pueden registrar a nivel estatal con la Oficina de Marcas y Nombres Comerciales de Puerto Rico. Estas marcas gozan de protecciones legales dentro de la jurisdicción de Puerto Rico. Las marcas también pueden ser registradas a nivel federal con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Estas marcas tendrán derechos adicionales y protección dentro de todo el territorio de los Estados Unidos.
Contrario a las marcas no registradas, una marca registrada puede gozar de la protección que le brinda el registro antes de ser usada en el comercio. O sea, se puede proteger una marca antes de usarse en el comercio. Estaremos discutiendo esto tema más a fondo en otro post.
Proceso de evaluación de la marca
En Puerto Rico, existen leyes y reglamentos que establecen los requisitos legales con los cuales toda marca registrable ha de cumplir, al igual que el proceso a seguir para evaluar una solicitud de registro de marca.
Luego de presentada la solicitud de registro de marca, la misma es asignada a un oficial examinador quien evaluará la solicitud y determinará si la marca es registrable o no.
Criterios de evaluación para una marca
La evaluación sobre la registrabilidad de una marca conlleva una evaluación de múltiples aspectos. Como parte de este proceso evaluativo, se determina si la marca contiene elementos los cuales la ley expresamente indica que no se pueden registrar.
En Puerto Rico, la ley establece nueve categorías de aspectos a evaluar al determinar si una marca es registrable o no. Si la marca contiene alguna de estos elementos, no se puede registrar. Las nueve categorías son:
- Consista en materia que sea contraria a la ley, la moral o el orden público: Si la marca contiene elementos que sean contrarios a la ley, moral u orden público no podrá registrarse.
- Contenga escudos, insignias, o banderas de algún gobierno o país: Si la marca contiene símbolos, escudos, signos, signos, banderas de algún gobierno o país, o una imitación de estos, no podrá registrarse.
- El nombre, retrato o firma de una persona que viva: Si la marca consiste en el nombre, retrato o firma de una persona viva no se podrá registrar a menos que se obtenga el consentimiento expreso de la persona. Tampoco se podrá registrar un apellido como marca, a menos que el apellido se utilice como marca y se demuestre que ha obtenido significado secundario.
- Palabras descriptivas de los bienes o servicios: Si la marca contiene palabras que describen el bien o servicio que se ofrece, no se podrá registrar como marca.
- Palabras para indicar el genero de los bienes o servicios: Si la marca contiene palabras que se consideran genéricas dentro de la industria, no se podrá registrar como marca.
- La forma o empaque cuando es esencial para su función: Cuando la forma o empaque del producto es un elemento necesario para la función o funcionabilidad del producto o servicio, entonces no se podrá registrar como marca. Cuando la forma o empaque es meramente creativa, artística o decorativa, si podrá es registrable.
- Nombres o términos que indiquen la procedencia geográfica: Cuando se usa el termino geográfico para identificar la procedencia del producto o servicio, no se podrá registrar como marca. Tampoco se podrá registrar una marca que utiliza un término geográfico para engañar al consumidor sobre la procedencia del producto o servicio. Pero, cuando no exista relación entre el termino geográfico y el producto, entonces sí se podrá registrar como marca.
- Una marca igual o sustancialmente igual a otra marca registrada: No se podrá registrar una marca cuando es igual o sustancialmente igual a otra marca registrada para uso en bienes o servicios similares. En otras palabras, no se podrá registrar una marca similar a otra cuando se pretende usar en el comercio para el ofrecimiento de bienes o servicios similares. Esto se hace para evitar confusión en la mente del consumidor sobre quien esta proveyendo el producto o servicio.
- Una marca igual o sustancialmente igual a una marca famosa: No se podrá registrar una marca igual o parecida a una marca famosa o reconocida internacionalmente, aun cuando esa marca no se use en Puerto Rico.
¿Cuál es la diferencia entre la marca registrable y la no registrable? Una de ellas cumple con los requisitos legales para el registro y la otra no. Recuerda, para ser usada en el comercio, la marca no tiene que estar registrada. El registro lo que hace es brindar unos derechos y presunciones, pero no es un requisito para el uso de la marca.
Por: Patricia Ramírez Gelpí, J.D., LL.M.
